ВС РФ разъяснил, что имеет значение при разрешении спора в случае сочетания исключительных прав на товарный знак и НМПТ у разных правообладателей

Правило в отношении НМПТ является исключением из общего правила о том, что на один результат интеллектуальной деятельности или на одно средство индивидуализации может быть установлено лишь одно исключительное право, которое может принадлежать одному лицу, либо нескольким лицам, но только совместно (п. 2 ст. 1229 ГК РФ).

Суть дела

Пивоваренный завод является правообладателем товарного знака по свидетельству от 25.10.2018 в отношении «пива», а также с 17.08.2020 обладателем исключительного права на наименование места происхождения товара (далее — НМПТ) «Пиво Майкопское». Завод обнаружил, что общество продает пиво с использованием словесного обозначения, сходного с его товарным знаком и НМПТ, и 02.12.2020 направил ему претензию с требованием о прекращении незаконного использования обозначения «Майкопское пиво», тождественного наименованию места происхождения товара «Пиво Майкопское». 12.04.2021 общество подало в Роспатент заявление о регистрации НМПТ и получило свое свидетельство 08.12.2022.

Общество претензию не признало, и завод обратился в суд. В результате решением суда от 20.12.2021 произведенное обществом пиво было признано контрафактным, но размер компенсации был уменьшен.

Стороны с принятым решением не согласились, и началась длительная судебная тяжба, которая завершилась тем, что суд по этому делу все равно признал пиво, произведенное обществом, контрафактным, и установил сходство до степени смешения комбинированного обозначения, используемого обществом, со спорным товарным знаком завода и тождество с НМПТ. Суд обязал общество прекратить использование обозначения, тождественного НМПТ.

Однако, несмотря на это, завод снова обнаружил продажу обществом продукции со спорным обозначением. Он потребовал от общества прекратить продажу продукции и выплатить компенсацию. Общество проигнорировало, и завод снова обратился в суд.

Выводы судов

Суды удовлетворили иск, признав доказанным факт нарушения обществом исключительного права завода на товарный знак путем повторной реализации контрафактной продукции, на этикетках которой используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком завода. Они установили возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности реализуемого товара одному производителю.

СИП поддержал данное решение, дополнительно указав, что наличие у общества исключительного права на НМПТ не свидетельствует о законности использования им комбинированного обозначения (помимо словесных элементов присутствуют также графические элементы), сходного со спорным товарным знаком завода.

Позиция ВС РФ

СКЭС ВС РФ отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, отметив следующее.

Исключительное право на НМПТ может быть предоставлено любому лицу, которое осуществляет на территории определенного географического объекта все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование его особых свойств.

При получении исключительного права на НМПТ не важна воля иных лиц, имеющих исключительное право на него; в дальнейшем лица, обладающие правами на НМПТ, осуществляют его использование раздельно по своей воле (ст. 1516, 1518, 1522 ГК РФ).

При этом действие исключительного права на НМПТ прекращается, в частности, если правообладатель производит товар, не соответствующий необходимым характеристикам, или утрачивает возможность осуществлять деятельность по производству такого товара, систематически нарушает способ производства товара, условия его хранения и транспортировки (п. 2 ст. 1536 ГК РФ). Утрата исключительного права одного лица не влияет на действие исключительного права другого лица на одно и то же НМПТ.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 1, 3 ст. 484 ГК РФ).

Нарушение исключительного права на товарный знак является основанием для взыскания правообладателем компенсации (п. 3 ст. 252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

При установлении факта нарушения исключительного права на товарный знак по смыслу п. 3 ст. 1484 ГК РФ оценке подлежит степень сходства обозначений.

Делая вывод о сходстве до степени смешения товарного знака завода с используемым на этикетке общества обозначением, суды сослались на установленный факт такого сходства судебным актом по первому делу.

Между тем суды не учли, что обстоятельства изменились, поскольку по заявке общества от 12.04.2021 Роспатент 08.12.2022 зарегистрировал исключительное право на НТМП «Пиво Майкопское» и выдал свидетельство.

Таким образом, у общества в силу п. 1 ст. 1531 ГК РФ с 12.01.2021, то есть за пределами рассмотренного в рамках первого дела периода, было право на выпуск и реализацию продукции с нанесением на этикетки НМПТ «Пиво Майкопское». Поскольку данное обозначение стало охраноспособным, судам необходимо было дать оценку правомерности реализации обществом продукции с этим обозначением, исследовать сходство до степени смешения товарного знака завода и этикетки общества с применением методологических подходов, а также принять во внимание, что используемые в товарном знаке завода слова «Пиво Майкопское» относятся к неохраняемым элементам товарного знака.