Суд по интеллектуальным правам заключил, что, несмотря на отсутствие между сторонами лицензионного договора, патентообладатель дал свое согласие на использование ответчиком спорных полезных моделей и ответчик, таким образом, не нарушил исключительных прав. ВС РФ отменил данный акт. Согласно сформулированной им правовой позиции право на использование патентоохраняемого объекта может быть предоставлено только по лицензионному договору, заключенному в установленном порядке (Определение ВС РФ от 07.10.2016 № 304-ЭС16-8563 по делу № А67-4475/2015).
Суть дела
Общество «Корсар-ОЕВ» (далее — истец) и гражданин О. — сообладатели патентов на полезные модели № 43706 «Устройство коммутации светодиодов (групп светодиодов)» (дата приоритета — 23 сентября 2004 г., зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей 27 января 2005 г.) и № 53516 «Источник вторичного электропитания» (дата приоритета — 30 сентября 2005 г., зарегистрировано в реестре 10 мая 2016 г.).
АО «НИИПП» (далее — ответчик) в III, IV кварталах 2012 г. и I квартале 2013 г. реализовало потребителям 332 аппарата «ГЕСКА-ПЦ», исполнение «ГЕСКА-полицвет-маг».
В производстве данных аппаратов были использованы модули питания ЯЮКЛ.758776.016, содержащие признаки полезных моделей № 43706 «Устройство коммутации светодиодов (групп светодиодов)» и № 53516 «Источник вторичного электропитания», что видно из конструкторской документации: ЯЮКЛ.758776.016 ЭЗ. «Модуль питания. Схема электрическая принципиальная».
Полагая, что использование полезных моделей для изготовления и продажи аппаратов «ГЕСКА-полицвет-маг» в отсутствие согласия патентообладателей является незаконным, истец обратился в суд с требованием о взыскании почти 3 млн руб. в виде упущенной выгоды.
Ответчик в отзыве на исковое заявление требования истца не признал. Он отметил, что обществу «Корсар-ОЕВ» было известно об использовании спорных полезных моделей: между истцом и ответчиком были заключены договоры на передачу технической документации на блок питания БП-ГП и источник вторичного электропитания со стабилизатором тока от 14.10.2004 и 06.06.2006 соответственно. Передав оговоренную техническую документацию, истец фактически разрешил ответчику использовать полезные модели в производстве аппаратов типа «ГЕСКА-ПЦ». Более того, ответчик регулярно выплачивал истцу вознаграждение за такое использование.
Судебное разбирательство
Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, исходя из следующего. Ответчик незаконно использовал полезные модели истца, что является основанием для взыскания убытков. Договоры о передаче технической документации от 14.10.2004 и от 06.06.2006 не свидетельствуют о передаче права использования полезных моделей, поскольку они не были зарегистрированы в установленном порядке в качестве лицензионных договоров. Суд апелляционной инстанции поддержал данное решение.
А вот Суд по интеллектуальным правам акты нижестоящих судов отменил и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По мнению суда, несмотря на то что заключенные между сторонами договоры не являются лицензионными либо об отчуждении исключительного права, воля общества «Корсар-ОЕВ» была направлена на предоставление ответчику права использовать спорные полезные модели. Патентообладатель дал свое согласие на использование АО «НИИПП» запатентованных решений. Вывод судов о наличии оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности за незаконное (без согласия правообладателя) использование объектов интеллектуальной собственности сделан, по мнению СИП, с нарушением норм материального права.
Позиция ВС РФ
ВС РФ постановление Суда по интеллектуальным правам отменил, а решения судов первой и апелляционной инстанций оставил в силе. При этом он исходил из следующего.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» часть четвертая ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой ГК РФ, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Учитывая, что патенты на полезные модели № 43706 и № 53516 были выданы до 1 января 2008 г., а факты нарушения исключительных прав истца имели место после указанной даты, применению подлежат как положения части четвертой ГК РФ, так и законодательства, которое действовало до принятия указанного нормативного правового акта.
Согласно положениям ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель распоряжается принадлежащим ему исключительным правом на объект интеллектуальной собственности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе посредством договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора. Форма заключения таких договоров письменная. Отчуждение и предоставление по договору права использования патентоохраняемого объекта подлежит государственной регистрации, притом что прежняя редакция ст. 1369 ГК РФ предполагала государственную регистрацию самого договора.
Схожие правила содержались и в действовавшем до 1 января 2008 г. Патентном законе РФ от 23.09.92 № 3517-1 (далее — Патентный закон). Согласно п. 1 и 5 ст. 13 Патентного закона любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору лицензиар обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, лицензиату. Последний, в свою очередь, принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором. Лицензионный договор на использование запатентованных патентоохраняемых объектов подлежал регистрации в Роспатенте.
Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что заключенные между истцом и ответчиком договоры не являлись лицензионными. В то же время он отметил, что данные договоры подтверждают согласие правообладателя на использование полезных моделей, охраняемых патентами № 43706 и № 53516, а правообладатель имеет право на вознаграждение за такое использование. Данный вывод противоречит, по мнению ВС РФ, положениям ст. 1233 и 1235 ГК РФ, предусматривающим предоставление правообладателем права на использование результата интеллектуальной деятельности только на основании заключенного в установленном порядке лицензионного договора. Наличие в договорах о передаче технической документации пунктов о заключении в будущем лицензионных договоров на определенных условиях не означает согласования предмета и других существенных условий лицензионного договора. Каких-либо действий, направленных на заключение лицензионного договора на основании договоров о передаче технической документации, стороны не совершали. Кроме того, обществом «Корсар-ОЕВ» не были заявлены исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав или вознаграждения (задолженности) по договорам, а заявлены требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды.
К сведению
Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ другие лица не вправе использовать объект интеллектуальной собственности без согласия на то правообладателя. Если рассматривать данную норму в отрыве от иных положений части четвертой ГК РФ, получается, что для правомерного использования достаточно одного лишь волеизъявления правообладателя на предоставление соответствующих прав иному субъекту. В связи с чем некоторыми юристами высказывается мнение, что для предоставления права на использование объекта интеллектуальной собственности достаточно закрепить соответствующее условие в любом договоре. ВС РФ в рассматриваемом определении указал на ошибочность подобного подхода. Согласие на использование патентоохраняемого объекта может быть дано лишь в рамках лицензионного договора (возможна также передача по договору коммерческой концессии). Приведенная Коллегией мотивировка не является полной и логически выверенной. Между тем сделанный ей общий вывод основывается на системном толковании положений части четвертой ГК РФ и Патентного закона. Согласно данным нормам распоряжение исключительными правами возможно лишь в рамках предусмотренных ГК РФ договорных форм. Для случаев предоставления права на использование такой формой является лицензионный договор.
Участникам оборота важно учитывать, что устные и письменные разрешения правообладателей объектов интеллектуальной собственности на их использование не позволят им при возникновении спора избежать ответственности за нарушение чужого исключительного права. Подобный подход представляется оправданным. Конструкция лицензионных соглашений учитывает все особенности отношений, связанных с использованием нематериальных объектов. В том числе она требует четкого указания на способы использования объекта. Признание иных «согласий» правообладателей повысит издержки, связанные с рассмотрением споров, приведет к дестабилизации оборота интеллектуальных прав. Суды столкнутся со спорами контрагентов относительно объема предоставленного права, различными злоупотреблениями со стороны как правообладателей, так и пользователей.